前回のあらすじ

このお話で学べること
新たちと一緒に楽しく学んでいきましょう!
この記事の評判
すごい分かりやすいです。。。!なかなか技術レベルの高低と審査基準に基づく特許性の高低の違いは説明が難しいので、参考になりました。お客さんにもオススメしてよいですか?
— 澤井 周/SAWAI Shu/One ip (iPLAB Startups) (@oneip_shu) September 14, 2020
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素人にも分かり易く、かつちゃんと必要なことを伝えるというのは至難の業だと思います。 https://t.co/WTgdpGuuVA— 山内 明@知財、技術、ビジネス 大好き人を支えたいコンサルタント (@IPL_Compass) September 13, 2020
特許の権利化について。他社製品を意識しながらの補正など、大事なお話を分かりやすく。 https://t.co/B5zXHfS2NP
— Uchida l 知財ライター (@estoppel88) September 13, 2020
たまさんによる特許の大学、YouTube版の第7回です。知財に詳しくない人にも分かりやすい内容になっているので是非ご視聴ください。たまさんは何とあのイーパテントチャンネルのトークセッションにも登壇するようですよ。野崎さん抜け目ないなあ。 https://t.co/Rd4D8nnfBz
— 加島広基🌒 Hiromoto Kashima (@kashima510) September 13, 2020
権利化でどんな特許を取りたいか、それから審査でどんなことが起こるかを学んでから出願作業をすればゴールを意識しながら明細書が書ける。
それをよく解説しています。研究者必見です!! https://t.co/a84fUDOASf— 野口剛史@米国特許弁護士 (@koji_noguchi) September 14, 2020
権利になる、ならないの図と、最後の注意点は、ぜひ社内教育資料に盛り込みたい観点!
たまちゃん(←勝手にあだ名命名!)、今回もすごかった…! https://t.co/oL6dQ4VjhL— Mocco (@Mocco_cello) September 13, 2020
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素人の方には勿論役立つと思いますが、玄人の方には頭の整理という意味でも役立つと思います。 https://t.co/iMq4uNwf9m— 山内 明@知財、技術、ビジネス 大好き人を支えたいコンサルタント (@IPL_Compass) September 27, 2020
YouTube 動画
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本編
昨日、特許調査の範囲について葵と相談をした新。
検索結果の特許リストが出来上がるのを待ちながら、研究開発の仕事を進めていた。

特許部員
新くん、こんにちは。

お疲れ様です!
どうされたんですか?

特許部員
これで良いか確認してもらおうかなと思って。

早過ぎです!
さすが特許検索競技大会で準優勝の実力…。

特許部員
あ、でも…。

特許部員
私もちょっと頑張っちゃいました✨

それじゃあ早速確認させてください!

先輩
これで調査してみよか。
葵、こんな特急で仕上げてくれてありがとうな。

特許部員
颯真くんも新くんもプロジェクト頑張ってね。

先輩
あ、そうや。
新が昨日、葵のことを「めっちゃ美人ですね」って言うとったで。

特許部員

そ、颯真さん!
言っちゃダメじゃないですかー!

特許部員

先輩
でも、ほんまのことやろ?


特許部員
2人とも頑張ってね。

先輩
…
照れとったな。笑

からかい過ぎですよ!

先輩
あ、そうや。
これから朔さん瑛大さんと特許の打合せするんやけど来るか?

勉強になりそうなんで行きます!


先輩
特許調査の打合せをしていて少し遅れました。

よろしくお願いします。
特許部員
確かに聞いてもらった方が良いね。


上司
権利化が何かは分かるか?

特許出願をした後に、審査を突破して権利にしていくことですよね。


特許部員
順調に瑛大のところで学べているようだな。


特許部員
何かな?

わざわざ先に権利化の方を学ぶ意味があるんですか?
特許部員
権利化を知らないと良い特許出願をイメージできないからなんだ。

もう少し詳しく教えて貰っても良いですか?

上司
特許権は審査に合格してはじめて貰えるものだろ?
特許部員

ただ出願をすれば良いって訳でもないんですね。
ちゃんと権利になる出願をしないと…。

特許部員
そのために逆算をすることが大事なんだ。

上司
研究や出願の段階から仕掛けていくことが大事というわけだ。



上司

技術が斬新か陳腐かだと思います。

先輩
俺も昔、全く同じ答えをしたで。


上司
新の答えを図にするとこうなる。


上司
技術が陳腐なら全て権利にならない(赤色領域)。
左上や右下の白色の領域は無いということで良いか?

これが理想的だと思いますけど…。

上司

やっぱり性能が高いかどうかじゃないですか?

上司
どれだけ燃費が良ければ性能が高いって言い切れる?

なかなか線引きが難しいですね。

上司
そんな曖昧な基準で特許権になるかどうかを決められて納得いくか?


特許部員
特許になるかどうかのルールは皆が共通して判断できるようにつくってあるよ。

特許には特許のルールがあるということですね。

特許部員
残念ながらそれだけでは審査を突破できないことを知っておこう。
特許部員
青色が審査を突破して特許権になる範囲。
赤色が審査を突破できず特許権にならない範囲だよ。


特許部員
せっかく斬新な技術を生み出しても特許権にできないという不幸な事が起こる。

上司
少々技術が陳腐でも上手くルールを使いこなして特許権にしてくる。
俺のようにな。笑

僕もルールを使いこなして青色の領域にいけるように勉強します!

上司
その分審査を突破するのは一苦労だけどな。

陳腐な技術に関する特許の方が価値が高いんですか?

上司
高性能なエンジンにしか使われない技術と、全てのエンジンに当然使われる技術、どちらが独り占めされて困るかな?

避けて通れないような基本的な技術の特許の方が独り占めする価値が高いんですね!

特許部員
価値のある特許を生むには、
技術知識だけでなく特許のための知識が必要な訳が分かるでしょう?

先輩
新に特許出願の権利化を経験させてやるのが良いと思うんですけどどうですか?

特許部員
インターンで来ている理人くんにも、審査を突破する模擬演習をしてもらう予定なんだ。
新くんも一緒にどうかな?

やらせてください!
特許部員


大学院生
新さんもこんにちは。

特許部員
今朝伝えた模擬演習を新くんも一緒にやることになったよ。


大学院生
特許部員
今日は権利化(審査を突破する)の基本的な知識を教えるね。


特許部員
特許部員

大学院生
希望する権利範囲を記載する特許請求の範囲と、
技術内容を説明する明細書が、
特に重要なんですよね。


特許部員
特許請求の範囲には出願時点で希望する権利範囲が書かれているよね。
特許部員
拒絶理由通知というものを出してくるんだ。

大学院生

特許部員
要は、出願人が希望した権利範囲について、このままでは許可できないよ、と知らせるものです。

審査をした上での指摘が来るんですね。
特許部員

大学院生
出願人側は何ができるのかを知る必要がありますね。

特許部員
二つ目は反論(意見)する、だよ。


特許部員
これは、審査官が指摘した内容が解消するように広く設定し過ぎた権利範囲を調整する方法だよ。

特許部員
審査官の指摘してきた理由に対して、論理的に反論し返す方法だよ。

大学院生
権利範囲はそのままで審査官への説明で何とかするってことですね。

特許部員

大学院生

特許部員
好き勝手にやって良い訳ではないんだ。

特許部員
ここで思い出して欲しいのがいつも説明していること。
新くん、特許権は何の見返りにもらえる権利だったかな?


特許部員
その技術情報は出願明細書に丁寧に説明してあったよね。
変形や反論も基本的にはこの出願明細書の範疇でやらないとダメだよ。
特許部員
変形や反論の材料を取り出すイメージかな。

特許部員
必要と思われる材料は出願時点に仕込んでおかなければならないんだ。
だからこそ、審査のルールを事前に知って、良い材料を仕込んで出願することが大切。


特許部員

大学院生
特許部員

どうすれば指摘を解消できるかを考えれば良いんですね!

特許部員
注意点としては安易に変形を選ばないこと。
むやみに範囲を狭めると、貰える権利範囲がどんどん小さくなってしまうからね。
特許部員
それだけでは指摘した理由が解消しなさそうであれば変形して除いてあげよう。


特許部員

大学院生
特に思い付かないですね。
拒絶理由が解消すれば特許になるんですから、それで良いんじゃないですか?
特許部員
これは大学研究における特許活動では見落とされがちなポイントだよ。
新くん、企業研究者の目線で何か気付くことはない?

というより僕はこっちの方が先に思い付きました。
自分達のビジネスにとって欲しい権利範囲かということですよね。

特許部員
審査官の指摘を解消すること夢中になって、欲しくも無い範囲になっていないか注意しないとね。

特許部員
それは、最新のビジネスや開発の状況を踏まえること!

研究やビジネスの領域なんて、より良い方向に向かって日々動いていますもんね!

特許部員


大学院生
大学研究ではビジネスをイメージすることは殆ど無いので…。
特許部員
だから、今回のように企業側と繋がりを持って特許の知見を得るのは大切。
この経験は財産になるから頑張ってね。

大学院生
引き続きよろしくお願いします!

特許部員
次回からは模擬演習を通して審査のポイント(ルール)を学んでいこう!

最後に一つ良いですか?
特許部員
どうしたのかな?

表情変わらなさ過ぎじゃないですか!?


特許部員
はっきり言うね新くん。笑

特許部員
朔の登場シーンが少なさ過ぎて、
作者がまだアバターを作れていないからなんだ。
作者
ただいま妻と一緒に表情豊かな朔のアバターを作成中です。
次回までお待ちください。
まとめ
特許権をとるために知っておくと必ず役立つ基礎的な知識です。
ポイントをおさらいしましょう。
良い技術であれば必ずしも権利になる訳ではなく、
審査を突破するためには特許特有のルールがあります。
それを知り、逆算をして、出願や研究開発の段階から仕込みが出来るようになることが狙いです。
- 変形(補正)
出願時点に設定していた権利範囲をずらしたり狭めたりして変形する方法です。
手続補正書という書類を提出します。 - 反論(意見)
審査官の提示した拒絶理由に対して、丁寧に説明して反論し、納得をしてもらう方法です。
意見書という書類を提出します。
- 審査官の提示した拒絶理由を解消することです。
これが解消しなければ特許になりませんので、上記の変形と反論の手段を使って対応しましょう。 - 自分達やライバルのビジネスにとって価値ある権利範囲にすることです。
特に、出願当時から研究開発や事業の範囲が移り変わっている場合には注意が必要です。